第218期丨“专利敲诈”的行为定性与规制路径——李某文、李某武敲诈勒索案

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编者按

“专利敲诈”的行为定性与规制路径

——李某文、李某武敲诈勒索案

裁判

要点

伪造专利或专利独占许可，恶意提起专利侵权诉讼或者进行不实举报，以胁迫手段索要财物的，可以构成敲诈勒索罪。依据合法授予专利反复提起诉讼，即使其专利申请有违诚实信用原则、专利质量不高，有滥用诉权之虞，但经检验无法完全否定涉诉专利价值的，一般不予追究刑事责任。相关企业可以通过民事途径维护自身合法权益。遵循诚实信用原则获得专利授权并提起诉讼的，无论是否发生对方在上市融资等敏感时间，均应依法保障专利权人的合法权益。

基本案情

公诉机关诉称：

2009年至案发，被告人李某文单独或伙同被告人李某武利用其经营的上海科斗电子科技有限公司（以下简称科斗公司）等单位名义申请大量涉及多个技术领域的专利，选择企业上市或融资等关键时点，向法院提起专利权纠纷诉讼，以诉讼影响企业生产经营、上市或融资等为要挟，与对方签订专利实施许可合同、和解协议等，迫使对方支付钱款，换取其撤诉或不再主张专利权，先后以专利许可费等名义向掌阅科技股份有限公司（以下简称掌阅公司）、厦门盈趣科技股份有限公司、杭州古北电子科技有限公司、杭州鸿雁智能科技有限公司等四家被害单位索取人民币216.3万元（以下币种相同），实际得款116.3万元。

被告人李某文、李某武及辩护人提出：李某文、李某武通过提起民事诉讼维护其专利权不受侵犯，其行为不构成敲诈勒索罪。

法院经审理查明：

2017年7月至8月，被告人李某文以倒签合同时间的方式，伪造知识产权独占许可合同，合同内容为科斗公司将其拥有的专利“通过图像采集启动设备间数据传输的方式及其系统”独占许可给李实际控制的上海步岛实业有限公司（以下简称步岛公司）。李某文又以步岛公司名义，起诉掌阅公司侵害上述专利权，并向证监会举报，造成掌阅公司延迟挂牌上市。其间，李某文伙同被告人李某武谎称，科斗公司与步岛公司的独占许可合同在先，上述专利不受前期科斗公司与掌阅公司签订的普通许可合同约束，掌阅公司仍需支付费用。掌阅公司为避免影响上市进程，被迫签订纠纷解决协议，约定向步岛公司支付80万元，实际支付10万元。

审理期间，被告人李某文、李某武退出全部违法所得10万元。

裁判结果

上海市浦东新区人民法院于2019年9月30日作出（2018）沪0115刑初3339号刑事判决：一、被告人李某文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元。二、被告人李某武犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元。三、违法所得予以追缴发还被害单位。四、扣押在案的作案工具予以没收。

上海市浦东新区人民检察院以全案行为均构成敲诈勒索罪为由提出抗诉，李某文、李某武以其行为均不构成犯罪为由提出上诉。上海市第一中级人民法院于2021年10月27日作出（2019）沪01刑终2157号刑事裁定：驳回抗诉、上诉，维持原判。

裁判理由 

法院生效裁判认为：本案的主要争议焦点是被告人李某文、李某武的行为系专利维权、恶意诉讼还是敲诈勒索。关于李某文等人虚构专利独占许可并索取和解费的定性问题，李某文等人在已将全部专利普通许可给被害单位掌阅公司的情况下，伪造专利独占许可，捏造侵权关系，采取恶意提起诉讼、虚假进行举报等方式，造成掌阅公司上市暂停、延迟，并迫使对方支付和解费用，其行为构成敲诈勒索罪。关于李某文依据合法专利反复诉讼并索取专利许可费的定性问题，李某文系依据合法授予专利起诉，且经检验其所持专利亦非全然为低质量专利，并通过签订和解协议的形式将全部或部分专利向对方进行授权，难以认定构成敲诈勒索罪。李某武系从犯，李某文、李某武部分犯罪系未遂，依法减轻处罚。李某文、李某武退赔被害单位全部损失，酌情予以考虑。

案例注解

本案是全国首例“专利敲诈”刑事案件，其争议焦点主要在于李某文、李某武的行为属于正当维权、恶意诉讼还是敲诈勒索，进一步予以追问，在认定行为具有违法性的情况下，是通过民事途径处理还是予以刑事打击，刑法介入经济纠纷的限度如何把握。

一、刑法补充性原理及其裁判规则

刑法作为一般部门法的保障法，具有补充性。刑法补充性原理的基本含义是只有一般部门法不能充分保护社会关系时，才由刑法保护。¹在刑民交织案件，应当正确区分刑事犯罪与民事不法，避免将民事不法认定为刑事犯罪。²近年来，最高人民法院亦明确指出，要严格区分经济纠纷与刑事犯罪，坚决防止用刑事手段干预经济纠纷。而与此同时，民法是赋权法，强调意思自治，注重保护私权，符合市场经济的内在要求，应当适当扩张，成为调整社会生活、解决各类纠纷的主要手段。³

在刑事司法活动中，需要充分关注刑法补充性原理的指导价值，不应忽视民事手段对社会关系的调整作用。司法机关可以遵循以下裁判规则：第一，个案行为符合刑法规定，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。刑法具有独立性，民法允许被害人基于私益补正无权代理行为、以欺诈、胁迫手段或者乘人之危签订合同行为的效力，刑法不能以尚可不追究民事责任为由，进一步否定追究诈骗、敲诈勒索的刑事责任。⁴第二，民事手段能够予以妥当处理的，可对刑法进行限制解释。例如，双方当事人签订买卖或者承揽合同，约定了产品质量标准、违约责任，出卖人、承揽人提供了不合格产品的，可不解释为销售伪劣产品罪中面向不特定对象的销售行为，以民事方式处理，判令承担违约责任更为有效、适当。第三，民法尚未形成明确处理规则的，动用刑罚更应予以从严掌握。在发生权利冲突等情形下，民法往往会在不同利益与价值之间进行取舍，容忍损害的发生。⁵此时，对受损利益进行刑事救济更应慎重，从严评估定罪基础。以本案所涉恶意诉讼问题为例，我国民法尚未将恶意诉讼明确列为法定侵权类型。专利法第三次修订草案中，曾经有关于规制专利恶意诉讼的条款，但是最终并未被采纳。⁶其立法考虑主要是，恶意诉讼不是普遍性问题，该条款将束缚专利权人，且缺乏国外专利法立法例的佐证等。⁷恶意诉讼涉及的法律问题、利益衡量及裁判标准均较为复杂，在民事领域尚未形成明确诉讼规则的情况下，虽然不能据此否定刑法介入的可能性和必要性，但应当严格掌握刑事裁判标准，最大程度地降低刑罚的负面效应。

二、恶意提起专利诉讼并和解的刑事评价

传统产业中，专利主要由制造者持有，制造者在可能相互侵权的情况下，通常寻求交叉许可。但以电子产业为代表的新兴产业具有累积式创新的特征，大量专利由不从事制造的研发者和中介组织持有。⁸在专利持有与使用相互分离的情况下，行为人恶意布局大量专利，寻找市场上使用相似技术的企业反复诉讼并趁机提出和解要求，其行为是否具有违法性，能否认定为敲诈勒索罪，存在不同意见。第一种意见认为，专利权人依据合法授予专利提起诉讼不具有违法性，法律不可过分限制诉权。第二种意见认为，行为人从事民事活动有违诚信、自愿原则，虽有恶意诉讼之虞，但可通过民事途径处理，不宜动用负面效应较大的刑罚。第三种意见认为，行为人利用专利制度的审查漏洞，假借专利诉讼名义进行敲诈勒索，应当予以刑事处罚，方可及时、有效地保护被害单位的合法利益。

我们认为，行为人恶意申请专利，依据合法授予专利起诉并逼迫对方和解的，其行为定性涉及刑民关系、权利平衡和价值取舍等多重因素，不能一概而论。主要应当审查判断以下因素：（1）起诉是否依据合法授予专利。行为人是否依据合法授予专利提起侵权诉讼，是判断能否构成敲诈勒索的首要因素。行为人使用虚假专利起诉，或者伪造专利独占许可对普通许可的被许可方提起诉讼的，应当首先否定诉讼的维权属性，而是认定行为人具有非法占有的目的，并进一步研判其行为是否构成敲诈勒索。（2）涉诉专利是否具有真实价值。涉诉专利具有一定的新颖性及创造性，具有一定市场价值的，难以否定诉讼具有维权特征，亦难以认定为敲诈勒索。其中，即使绝大多数专利没有价值，行为人有滥用诉权之虞的，也不宜片面选择部分诉讼行为认定为敲诈勒索罪。行为人所持专利缺乏新颖性或创造性，实质上均为低质量专利的，否定维权属性、认定为敲诈勒索的可能性更大。（3）和解协议是否体现对价关系。行为人与对方签订和解协议，向对方许可合法授予及具有一定价值的专利，可以认定专利权许可与和解费用之间具有一定的对价关系，难以认定为敲诈勒索。行为人假借和解协议，许可对方使用虚假、无实际价值的专利，或者以和解换取己方撤诉，难以认定双方之间存在合理对价关系，其行为构成敲诈勒索的可能性更大。（4）定罪处罚能否实现罚当其罪。“专利敲诈”通常是利用低质量专利向创新企业发起诉讼，不符合专利制度鼓励创新的初衷，具有一定的社会危害性。但不可忽视的是，敲诈勒索罪是传统财产犯罪，主要用于调整财产关系而非市场经济关系，其法定刑配置相对较高。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》，敲诈勒索30万元至50万元以上，对应的法定刑幅度为十年以上有期徒刑。“专利敲诈”对象多为企业单位，行为人提出的索赔、和解金额亦较为可观，一概以敲诈勒索罪处理很有可能造成动辄判处十年以上有期徒刑重刑的局面，与该类行为的社会危害性不相匹配。在明显违反罪刑相适应原则的情况下，认定为敲诈勒索应格外慎重。

本案中，被告人李某文等人的行为因其不同特征可以分为两类，一类是伪造专利独占许可起诉，另一类是依据合法授予专利起诉。被告人伪造专利独占许可起诉的非法性极为突出，构成敲诈勒索罪争议不大，主要难点问题是依据合法授予专利起诉的行为定性问题。我们认为，相较于刑事手段，以民事手段对上述行为进行规制更为合理。主要理由如下：

第一，被告人据以提起侵权诉讼的专利经国家知识产权局依照法定程序授予。专利权人以技术公开换取法律保护，有权以诉讼等方式保护其专利权不受侵害。司法机关可依法裁决专利权是否真实遭受侵害，但不宜对诉权进行过度干预，也不宜从败诉后果倒推起诉行为本身具有违法性。即使行为人恶意利用有效性高度存疑的专利，超出权利行使的界限，而有权利滥用之虞的，在司法处理上亦需充分考虑二者界限的模糊性，动用刑罚应格外慎重，否则会影响公民权利的自由行使。

第二，专利复审决定不能否定专利权有效期内全部民事行为的效力。根据《专利法》第47条的规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在，但宣告无效的决定对已执行的专利侵权判决、已履行的专利实施许可或专利权转让合同等不具有追溯力。专利复审是实质性地审查被授予专利权的技术、设计是否真实具备新颖性、创造性和实用性，是否应当进行专利保护，而非确认专利申请、授予及有关诉讼、许可、转让等均不合法。在民事处理尚留有余地的情况下，根据无效决定反证刑事违法性应更为慎重。

第三，被告人所持专利并非全部没有价值。通过委托检验等手段能够认定行为人所持专利均缺乏新颖性或创造性，尚有认定恶意规避专利授权制度实施犯罪的余地。难以否定相关专利、尤其是涉诉专利价值的，则存在一定的定罪障碍。本案被告人持有专利300余项，其中涉诉专利18项，二审法院委托中国信息通信研究院对上述专利的价值进行司法检验。检验结论显示，虽然绝大多数专利缺乏新颖性或创造性，但无法完全否定少量专利具有一定价值。虽然上述专利的质量与诉讼的频次、强度之间不成比例，可能存在滥用诉权的问题，但刑事处罚依据尚不充分。

第四，双方所签和解协议具有一定的交易性质。本案中，无可否认，诉讼双方签订协议带有一定的胁迫性、非自愿性因素，但协议内容本身仍然具有一定的对价性。被告人将其所持300余项专利全部或部分许可给对方，并以专利许可费等名义收取5万元至80万元不等的费用。被告人以专利许可与对方进行价值交换，难以完全否定双方之间存在对价关系。

第五，适当参考国外立法例及判例对“专利非实施主体” （Non-Practicing Entities,简称NPE）的处理方式。根据国际组织电子前沿基金会的定义，“专利非实施主体”的特征是不创造、发明或出售任何有用之物，其获取专利的唯一目的是威胁可能使用与专利相关技术的人群。以美国为例，美国国会提出《创新法案》等一系列法案，联邦最高法院亦作出相关判例，但目前的应对措施主要集中于改革诉讼程序、判令败诉方承担胜诉方的律师费或其他诉讼费用、处罚律师等。⁹本案在具体处理上可参考上述立法例、判例，慎重选择司法应对措施。

第六，认定全案行为构成敲诈勒索罪有违罪刑相适应原则。对比当前经济领域常见的非法集资及其他金融诈骗犯罪，本案行为的危害性相对较低，假设一概判处十年以上有期徒刑的重刑，难以准确评价、揭示不同罪行的社会危害程度。由此可见，“专利敲诈”与典型敲诈勒索之间的差异性不容忽视，这一问题最终有待立法解决。

最后，相关企业能够选择民事途径实施权利救济。根据《专利法》第47条的规定，专利权被宣告无效，因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。最高人民法院《民事案由规定》第171条将因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷列为法定案由。相关企业认为其因专利恶意诉讼遭受财产损失的，可以依法请求民事赔偿。

三、“专利敲诈”的规制路径

“创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新”。但保护知识产权并不意味着无条件迁就知识产权人的诉求，司法裁判应坚持保护知识产权和防止权利滥用并重的价值导向，否则就会导致本案所揭示的问题，不仅不能保护创新，还会阻碍创新。

专利权人有保护其诉权及合法专利的诉求，同时制造企业有正常经营的需求，双方的利益难免发生龃龉，“专利敲诈”案件即是各方利益冲突激化的集中表现。司法裁判应当注意在现行法律框架内平衡专利权人与制造企业之间的利益冲突，明确权利保护与权利滥用的界限，关注民法与刑法的调整范围与效力边界，准确辨别行为性质是专利维权、恶意诉讼还是敲诈勒索。人民法院在处理此类案件时，可以采取以下认定思路：（1）伪造专利或专利独占许可，恶意提起专利侵权诉讼或者进行不实举报，以胁迫手段索要财物的，可以构成敲诈勒索罪。（2）依据合法授予专利反复提起诉讼，即使其专利申请有违诚实信用原则、专利质量不高，有滥用诉权之虞，但经检验无法完全否定涉诉专利价值的，一般不予追究刑事责任。相关企业可以通过民事途径维护自身合法权益。（3）遵循诚实信用原则获得专利授权并提起诉讼的，无论是否发生在对方上市融资等敏感时间，均应依法保障专利权人的合法权益。

[1] 张明楷：《刑法在法律体系中的地位——兼论刑法的补充性与法律体系的概念》，载《法学研究》，1994年第6期，第51页。

[2] 陈兴良：《民法对刑法的影响与刑法对民法的回应》，载《法商研究》2021年第2期，第39-43页。

[3] 王利明：《民法要扩张 刑法要谦抑》，载《中国大学教学》2019年第11期，第33-37页。

[4] 袁彬：《刑法与相关部门法的关系模式及其反思》，载《中南大学学报（社会科学版）》第21卷第1期，第48页。

[5] 详见刘作翔：《权利冲突的几个理论问题》，载《中国法学》2002年第2期，第56-71页。

[6]《专利法第三次修改草案建议稿》第A10条2款规定：“专利权人明知其获得专利权的技术或者设计属于现有技术或现有设计，恶意指控他人侵犯其专利权并向人民法院起诉或者请求专利行政管理部门处理的，被控侵权人可以请求人民法院责令专利权人赔偿由此给被控侵权人造成的损失。”参见聂鑫：《专利恶意诉讼的认定及其法律规制》，载《知识产权》2015年第5期，第55-56页。

[7] 谢光旗：《费用转移规则在美国的新发展与启示——以专利蟑螂泛滥为背景》，载《甘肃政法学院学报》2016年第4期，第144页。

[8] Dan L .Burk,Mark Lemley,Dan L.Burk,Mark A.Lemley,Patent Crisis and How the Courts Can Solve It,The University and Chicago Oress,Chapter3.2009.转引自张韬略：《“专利流氓”威胁论：先见之明，抑或杞人忧天？》，载《知识产权年刊》2014年第1期，第157-158页。

[9] 参见易继明：《美国<创新法案>评析》，载《环球法律评论》2014年第4期，第146-166页。

【相关法条】

《中华人民共和国刑法》第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

【案件索引】

一审案号：上海市浦东新区人民法院（2018）沪0115刑初3339号刑事判决书

一审合议庭组成人员：上海市浦东新区人民法院 马超杰、金果、胡波

二审案号：上海市第一中级人民法院（2019）沪01刑终2157号刑事裁定书

二审合议庭组成人员：上海市第一中级人民法院 李长坤、于书生、顾苹洲

编写人：上海市第一中级人民法院 于书生

责任编辑：牛晨光

执行编辑：吴涛 赵佳怡

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